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왜 RØDE의 IPR이 기각됐을까? - 기업 인수와 IPR Time Bar의 관계
무선 마이크를 만드는 RØDE가 Zaxcom의 특허(미국특허 7,929,902 B1)에 대해 특허심판원(PTAB) ...
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무선 마이크를 만드는 RØDE가 Zaxcom의 특허(미국특허 7,929,902 B1)에 대해 특허심판원(PTAB) IPR을 신청했습니다. 그런데 IPR이 본안 판단 없이 개시 거절되었습니다.
그 이유는 기술적 장점·선행기술이 아니라, 더 기초적인 절차 규정—소 제기 후 1년 시간제한(35 U.S.C. §315(b))—과 프라이비티(privity, 밀접관계자) 판단이었습니다.
이 결정은 “누가 언제 제기할 수 있는가”가 IPR의 성패를 좌우할 수 있음을 보여줍니다.
사건 개요
- 사건명: RØDE Microphones, LLC 및 Freedman Electronics Pty Ltd. v. Zaxcom, Inc.
- 쟁점 특허: 미국 특허 제7,929,902호 (‘902 특허) – 무선 오디오 송수신 장치에 관한 기술
- 쟁점: RØDE가 청구한 특허 무효 심판(IPR)이 35 U.S.C. § 315(b) 조항에 따라 ‘제척 기한(time-bar)’ 위반인지 여부
핵심 내용
어떤 일이 있었나?
- Zaxcom은 2017년, 경쟁사인 Lectrosonics를 상대로 ‘902 특허’ 침해 소송을 제기.
- 이후 Lectrosonics는 관련 특허에 대해 IPR을 제기했고, 일부 청구항은 무효화됨.
- 그런데 2024년 12월, RØDE가 같은 특허의 남은 청구항에 대해 새로운 IPR을 제기함.
- 문제는 Lectrosonics가 이미 2017년에 피소됐다는 사실.
- PTAB는 조사 끝에, Lectrosonics와 RØDE는 ‘사실상 같은 편’이라고 판단하고, RØDE의 IPR을 개시 거절함.
법적 쟁점: 이해관계인(RPI)과 관계인(privy), 그리고 타임바 규정
1. 타임바 규정 (§ 315(b))
미국 특허법 § 315(b)에 따르면:
“특허 침해 소송에서 소장을 송달받은 날로부터 1년 이내에 IPR을 제기해야 한다.”
단, 이 조항은 "본인뿐 아니라, 실질적으로 연결된 관계자(privy 또는 real party in interest, RPI)"에게도 동일하게 적용됩니다.
즉, IPR 신청인은 자신이 피고로서 소장을 받은 날은 물론, 자신과 밀접한 관계에 있는 자가 소장을 받은 날로부터 1년 내에 IPR을 제기해야 합니다.
이는 밀접한 관계에 있는 자들이 시차를 두고 무한정 IPR을 제기하는 상황을 방지하기 위한 제도적 장치입니다.
또한, 이해관계인의 존부는 IPR 개시 ‘결정 시점’을 기준으로 판단합니다.
실제로 2019년 연방순회항소법원(CAFC)은 Power Integrations v. Semiconductor Components 사건에서 다음과 같이 판시했습니다:
“IPR 신청 이후에 새롭게 생긴 이해관계인도 § 315(b) 판단에 포함된다.”
이 사건에서 신청인은 IPR을 먼저 제기한 후, 과거에 특허침해 소장을 받았던 기업을 인수했습니다.
결과적으로, IPR 개시 결정 시점 기준으로 보면 이미 1년 기한을 초과한 상태였기에 심판은 기각되었습니다.
2. 이해관계인(RPI)과 관계인(privy)의 판단 기준
제3자가 IPR에 있어 이해관계인 또는 관계인에 해당하는지는 전적으로 개별 사안의 사실관계에 따라 판단됩니다.
획일적 기준은 존재하지 않으며, 관계의 밀접성과 실질적 이해관계를 종합적으로 고려합니다.
- 일반적으로, IPR을 통해 특허가 무효되기를 바라는 자는 이해관계인에 해당합니다.
- IPR 신청인은 물론, 그로 하여금 IPR을 신청하게 만든 자도 이해관계인으로 간주될 수 있습니다.
- 판단 시 고려되는 요소는 다음과 같습니다:
- 제3자와 IPR 신청인 사이의 관계
- 제3자와 IPR 신청 자체와의 관련성
- 실제로 누가 IPR을 제기했는지
- 관계인(privy): 이해관계인보다 넓은 개념으로, IPR의 결과에 구속되어 금반언(estoppel)의 적용을 받을 정도로 신청인과 밀접한 자를 의미합니다.
- 다음 요소 중 하나라도 해당되면 관계인으로 판단될 수 있습니다:
- IPR 신청인과 제3자 간의 구속력 있는 계약이 존재하는 경우
- 양측 사이에 기존의 실질적인 법적 관계가 있는 경우
- IPR 신청인이 적절하게 절차를 진행하지 않은 경우
- 제3자가 기존 소송을 통제하거나 실질적으로 참여한 경우
- 동일한 주장을 반복하기 위해 신청인을 도구로 이용한 경우
- 제3자의 반복된 주장 자체를 방지하려는 제도적 장치가 있는 경우
이번 사건에서 PTAB의 판단
RØDE는 IPR 신청 당시에는 Lectrosonics와 법적으로 별개의 회사였지만, IPR 개시 전인 2025년 5월, RØDE가 Lectrosonics를 인수하면서 상황이 달라졌습니다.
PTAB는 다음과 같은 사실관계를 근거로 Lectrosonics가 RØDE의 관계인(privy)이라고 판단했습니다:
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- 인수 전부터 양사가 Zaxcom 특허와 관련한 정보 교환 및 NDA 체결
- 인수 이후, RØDE와 Lectrosonics는 경영진을 공유하고 전략을 공동 추진
- 과거 IPR에서 사용된 논리를 RØDE가 그대로 반복
결론적으로, Lectrosonics는 특허 침해 소장을 2017년에 이미 받은 바 있으므로, 그로부터 1년이 지난 2024년 12월의 IPR 신청은 § 315(b) 위반이며, 따라서 PTAB는 RØDE의 IPR 청구를 개시 거절했습니다.
시사점
이 사건은 기업 인수(M&A) 또는 계열사 간 협업이 특허 전략에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 잘 보여줍니다.
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- IPR 신청 전·후의 지분 구조, 정보 교환, 실질적 통제 관계 등은 모두 시간 제한 적용 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기업이 타사를 인수할 때는, 그에 따라 함께 인수되는 ‘타임바 리스크’도 반드시 확인해야 합니다.
- 반대로 특허권자는 상대방의 법적 관계망을 분석해 IPR 기각을 유도하는 전략을 구사할 수 있습니다.